我的注册商标申请收到了审查意见通知书(Office Action)! 如何解决?

我的注册商标申请收到了审查意见通知书(Office Action)! 如何解决?

摘要】随着跨境电商的迅速发展,我所越来越多的客户希望注册美国商标。在咨询商标注册时,客户最常见的问题便是:在哪些情况下,我会收到审查意见通知书(office action)? 如果收到office action, 我又该如何解决?在这篇文章里,我们将对office action进行全面分析,以便大家更好地理解商标局对于注册商标的要求。


1. 什么是审查意见通知书 (Office Action)?


Office Action是美国专利商标局(USPTO)在审核注册商标申请时,发出的审查意见通知书。具体而言,在商标申请过程中,如果专利局审查员发现该申请不能满足注册所必需的所有要素,该审查员可开具一份含有修改意见的通知,诉说拒绝登记的解释或其他要求,即 “审查意见通知书”。申请人须在收到通知后的有限时间内作出回复,否则申请将被视为放弃。只有解决了所有审查意见中列明的问题,商标才能得到合法注册。

案例:A先生委托律师,向美国专利商标局递交了一份文字类型的商标申请。专利局审查人员在审查申请时,认为此商标跟之前已经注册的商标存在很多相似的地方,因此向A 先生的代理律师发出了office action, 希望其在规定的时间内,就商标是否存在近似进行实质性答辩

2. 常见的审查通知原因是什么?


审查意见通知书具体可分为程序性实质性两类。程序性意见通知处理起来比较简单,而实质性问题可能比较复杂。收到通知后,申请人须在6个月内回复,否则将面临申请被拒绝的风险。

  • 部分放弃商标权利声明 (Disclaimer)

如果申请商标的一部分属于该类别商品、服务的“描述性”或“一般通用”的标记,USPTO可能会要求申请人提供一份声明宣布放弃该特定部分的权利。这种审查意见的目的是为了保护提供同类商品、服务的其他企业能正常在其商标或经营活动中使用该类标记。


例如,A先生注册“A’s Car Dealership”,则需要免责:Car Dealership (中文翻译:汽车代理商),即其他人也可以在商标中写 Car Dealership。如果CarDealership不免责,那么其他人都不可以在商标中提到此通用描述了,这显然是不符合常理的。补救方法:提供disclaimer statement e.g. No claim is made to the exclusive right to use “______” apart from the mark as shown.

  • 样本不规范 Specimen Refusal​​

样本,即商品或服务在实际生活中使用的真实样本。对于使用样本,一般要求商标显示于实物商品上,或商品所附的标签/标记上,或商品包装上,或商品的展示上(例如橱窗展示)。某些样本因为一些缺陷,会导致审查员认为提交证据不足或者存在造假等其他问题,要求提交新的使用证据。


使用证据举例:

(1) 产品自身带有商标的真实产品图,比如:​​

​​ (2) 商标的名称显示在产品的包装上的图片,比如:

(3) 商品销售场景的图片,比如:
(i)自动贩卖机:

(ii)实际网站的上架截图:

(iii)实体店铺:​​

注:广告宣传材料、新闻稿、完成日常事务的材料(如发票、装箱单)一般不能作为商品商标的使用样本。

  • 商品信息类别不规范 (Class Refusal)

美国的商标分类很细致,很多产品更是开放式填写,客户可能会出现注册产品填写不规范的情况。例如,将磨料沙注册在第十一类(“照明、加温、蒸汽、烹调、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生设备装置”)下。 正常来讲,磨砂料是第三类“洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水, 牙膏”。

  • 商品描述不规范 (Descriptiveness Refusal)

美国商标法要求申请人对商标有准确并细致的描述。在没有专业团队的帮助下,有客户很可能因填写的商标描述不规范导致申请被驳回。不规范商标描述举例:


(i)描述如“The mark consists of the word “SUSHI” represented in stylized font”被审查员判定不规范,因为该描述未能提及标记含有两个”SUSHI”字样

(ii)描述如“The mark consists of two overlapping triangles with two stars positioned below.”被审查员判定不规范,因为该描述错误地叙述商标仅含有两颗星。​

  • 近似驳回 (Likelihood of Confusion Refusal)

近似驳回是审查意见中难度最大的答辩。如果申请注册的商标与已注册商标相似,且当该商标与商品或服务结合使用时,会导致消费者对申请人的商品来源感到困惑,将申请人与他人的商标混淆,审查员很可能会驳回该商标的申请。近似驳回因为没有固定的标准,需要视具体情况具体分析。这要求申请人就实质性法律问题作答,准备恰当的法律论述。近似商标举例 (注:案例来自商标局官方文件《关于商标的基本情况》)


(i)声音近似:虽然拼写有所不同,但是标志听起来相似;即它们“发音相同”

(ii)视觉近似:标志看起来非常近似,即使右边的标志使用了艺术化的字体。​

(iii)含义近似:标志是近似的,因为当意大利语“LUPO”被翻译成英文时,表示“WOLF”。

(iiii)商业印象:因为标志包含相同的设计元素,所以它们造成了近似的整体商业印象,即使右边的标志还包含了单词。​​

值得注意的是,即使审查员发现两个商标存在混淆的近似,申请人也不一定会收到驳回审查,因为仅当使用该商标的商品或服务也类似时,才会有混淆的可能性。具体情况需要和专业团队做进一步沟通商量最优解决方案。

以上为我所多年来总结的比较常见的审查意见类型。除此之外,商标局也可能基于其他原因颁发office action, 在此不做一一类举。

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纽约锦晖律师事务所 – Zeng Law Group, PLLC

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关于 曾 晖

曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所)的高级合伙人。曾律师被美国路透社 (Thomson Reuters)超级律师杂志Super Lawyers 评为2017年度 Rising Star。在美国执业律师中,仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。